Marken und Designs nach dem Ende der Brexit-Übergangsphase – Was Sie jetzt wissen müssen

Sie verhandeln wieder. Doch mit jedem Tag wird es unsicherer, ob es noch vor dem Ende der im Austrittsabkommen* geregelten Brexit-Übergangsphase am 31. Dezember 2020 gelingt, ein Handelsabkommen zwischen der Europäischen Union (EU) und dem Vereinigten Königreich (UK) zu schließen und in allen beteiligten Staaten zu ratifizieren. Abgesehen davon ist der Inhalt eines solchen Handelsabkommens ungewiss. Daher ist es spätestens jetzt angezeigt, sich auf die marken- und designrechtlichen Auswirkungen eines – trotz wirksamen Austrittsabkommens immer noch – harten Brexit vorzubereiten. Dies betrifft nicht nur Schutzrechtsinhaber, sondern darüber hinaus jeden, der mit Markenware handelt oder mit Produkten, in denen geschützte Designs (Geschmacksmuster) verkörpert werden.

Wir fassen für Sie nachfolgend die wichtigsten Aspekte zusammen, die Sie nach dem jetzigen Stand in marken- und designrechtlicher Hinsicht ab dem 1. Januar 2021 beachten müssen:

I. Marken

1. Unionsmarken

Alle eingetragenen Unionsmarken verlieren nach dem Ende der Übergangsphase zum 31. Dezember 2020 ihre Gültigkeit im Vereinigten Königreich. Sie gelten in allen anderen EU-Mitgliedstaaten fort. Unionsmarken, die sich am 31. Dezember 2020 noch im Anmeldestadium befinden, beziehen sich ab dem 1. Januar 2021 dann ebenfalls nur noch auf die verbliebenen anderen 27 EU-Mitgliedstaaten. Soweit für Unionsmarken die Seniorität einer älteren nationalen Marke im Vereinigten Königreich in Anspruch genommen wurde, verlieren solche Senioritätsansprüche ab dem 1. Januar 2021 ebenfalls ihre Wirkung.

a. Automatische Fortgeltung im Vereinigten Königreich
Das Austrittsabkommen sieht jedoch die automatische Weiterführung des Markenschutzes eingetragener Unionsmarken als nationale Marken im Vereinigten Königreich vor. Inhaber einer eingetragenen Unionsmarke erlangen nach Ende der Übergangsfrist ohne erneute Prüfung und ohne nochmalige Zahlung von Anmeldegebühren Markenschutz im Vereinigten Königreich für die identische Marke und identische Waren und Dienstleistungen unter Beibehaltung der Priorität der Unionsmarke bzw. der Seniorität im Vereinigten Königreich. Hierfür wandelt das Markenamt des Vereinigten Königreichs (UK Intellectual Property Office, kurz: UKIPO) alle bestehenden Unionsmarken (das sind nahezu 1,4 Millionen) in nationale Marken mit Wirkung ab dem 1. Januar 2021 um, ohne dass die Inhaber einen entsprechenden Antrag stellen müssen. Eintragungsurkunden werden keine ausgestellt, aber die Daten sind im Register des UKIPO einzusehen. Innerhalb der ersten drei Jahre nach Ablauf der Übergangsfrist muss der Markeninhaber auch keine Korrespondenzadresse im Vereinigten Königreich haben.

b. Rechtserhaltende Benutzung
Gegen eine so gewonnene nationale Marke können Dritte nicht einwenden, der Markenschutz sei verfallen, weil die Unionsmarke vor Ablauf der Übergangsfrist nicht im Vereinigten Königreich benutzt worden ist. Der Inhaber kann sich insoweit auf eine bis 31. Dezember 2020 erfolgte Benutzung in anderen EU Ländern berufen.

Für Inhaber von bestehenden Unionsmarken gilt zudem, dass ab dem 1. Januar 2021 eine Markennutzung im Vereinigten Königreich (einschließlich der Nutzung im Export) nicht mehr als rechtserhaltende Benutzung der Unionsmarke gilt. Auf eine bis zum 31. Dezember 2020 erfolgte Markennutzung im Vereinigten Königreich kann sich der Markeninhaber in laufenden Verfahren freilich noch berufen, sofern es um den Nachweis der rechtserhaltenden Benutzung der Unionsmarke im Zeitraum bis zum 31. Dezember 2020 geht.

c. Verlängerung und Verzicht
Die erste Verlängerung der nationalen Marke im Vereinigten Königreich ist zeitgleich mit der Verlängerung der entsprechenden Unionsmarke fällig, wobei Besonderheiten für Unionsmarken gelten, die im zweiten Halbjahr 2020 bzw. im ersten Halbjahr 2021 zur Verlängerung anstehen. Die frühzeitige (vor dem 31. Dezember 2021) Verlängerung einer Unionsmarke, deren Schutz im ersten Halbjahr 2021 abläuft, gegenüber dem Europäischen Amt für Geistiges Eigentum (EUIPO) gilt nicht als Verlängerung der am 1. Januar 2021 automatisch entstehenden nationalen UK-Marke. Diese muss ggf. nochmals zusätzlich gegenüber dem UKIPO durch Zahlung der nationalen Gebühren verlängert werden. Andersherum können am 31. Dezember 2020 bereits abgelaufene Unionsmarken, bei denen die 6-monatige Karenzfrist zur Verlängerung erst 2021 endet, durch Zahlung der Verlängerungsgebühr und des Verspätungszuschlages gegenüber dem EUIPO verlängert werden mit der Folge, dass die Verlängerung auch für die abgespaltene nationale UK-Marke gilt.

Falls Inhaber einer Unionsmarke kein Interesse an der Weiterführung des Markenschutzes im Vereinigten Königreich haben, können sie ab dem 1. Januar 2021 auf den Schutz als nationale Marke gegenüber dem UKIPO verzichten („Opt out“). Hierfür ist ein entsprechender Antrag erforderlich. Der Markenschutz im Vereinigten Königreich endet zudem automatisch bei Nichtverlängerung der aus der Unionsmarke abgeleiteten nationalen Marke.

d. Bis zum 1. Januar 2021 noch nicht eingetragene Unionsmarkenanmeldungen
Für angemeldete Unionsmarken, die am 31. Dezember 2020 noch nicht vom EUIPO eingetragen wurden, gilt ab dem 1. Januar 2021 Folgendes:

Sie gelten nicht automatisch im Vereinigten Königreich fort, aber die Inhaber können innerhalb von 9 Monaten nach Ende der Übergangsfrist, d.h. bis 30. September 2021, die gleiche Marke für identische Waren und Dienstleistungen unter Beibehaltung des Anmeldedatums bzw. der Priorität der Unionsmarke im Vereinigten Königreich zur Eintragung anmelden. Die Anmeldung wird wie eine nationale Anmeldung behandelt und es müssen die üblichen Anmeldegebühren für nationale UK-Marken entrichtet werden.

2. Internationale Markenregistrierungen mit Schutzbereich EU

Für Internationale Markenregistrierungen (IR-Marken), in denen die EU benannt ist, sieht das Austrittsabkommen ebenfalls eine Verpflichtung des Vereinigten Königreichs vor, die Kontinuität des Markenschutzes zu garantieren, sofern der IR-Marke vor Ablauf der Übergangsfrist Schutz in der EU gewährt wurde. Es wird automatisch eine nationale UK-Marke entsprechend dem Schutz der IR-Marke im Register des Vereinigten Königreichs eingetragen. Diese ist unabhängig von der Internationalen Registrierung und unterliegt dem Recht des Vereinigten Königreichs. Verlängerungen und sonstige Änderungen der Angaben im Register muss der Markeninhaber direkt gegenüber dem UKIPO beantragen. Hierfür ist unter Umständen ein Vertreter vor Ort zu bestellen. Im Übrigen gelten für die so entstandenen nationalen UK-Marken im Wesentlichen die gleichen Regeln wie bei den Unionsmarken (siehe oben).

Inhaber einer IR-Marke haben jedoch die Möglichkeit, das Vereinigte Königreich im Wege einer nachträglichen Benennung (erneut) zu benennen. Die nationale Marke im Vereinigten Königreich, die aus der Benennung der EU abgespalten wurde, kann durch die nachträgliche Schutzerstreckung auf das Vereinigte Königreich ersetzt und so wieder unter den Schutzschirm der IR-Marke zurückgeholt werden.

Wurde der IR-Marke vor Ablauf der Übergangsfrist weder Schutz in der EU gewährt noch verweigert, kann der Inhaber – ebenso wie im Fall von Unionsmarkenanmeldungen – eine nationale Anmeldung im Vereinigten Königreich unter Beibehaltung des Anmeldedatums der IR-Marke innerhalb von 9 Monaten nach Ablauf der Übergangsfrist beantragen. Gleiches gilt für Inhaber von IR-Marken, die im Internationalen Register nach Ablauf der Übergangsfrist eingetragen werden, jedoch mit einem Datum innerhalb der Übergangsfrist. Hier beginnt die 9-monatige Frist ab dem Datum der Eintragung im Internationalen Register. Auch insoweit sind dieselben Regeln zu beachten wie bei den Unionsmarken (siehe oben).

II. Gemeinschaftsgeschmacksmuster

1. Nicht eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster

Nach dem bisherigen Stand der Verhandlungen werden die EU und das Vereinigte Königreich keinen gegenseitigen Schutz für nicht eingetragene Designs vorsehen. Für Designs, bei denen sich der Erwerb eines Registerrechts nicht lohnt, etwa im schnelllebigen Modebereich, lässt sich somit nur in dem Territorium Schutz erlangen, in dem sie erstmals offenbart, also der Öffentlichkeit oder Dritten ohne Geheimhaltungsvereinbarung gezeigt werden. Unternehmen müssen sich daher gut überlegen, in welchem Territorium die Offenbarung vorgenommen wird, denn eine Offenbarung ist im jeweils anderen Territorium neuheitsschädlich.

Das Vereinigte Königreich wird mit Wirkung zum 1. Januar 2021 ein eigenes nicht registriertes Design nach dem Vorbild des nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters einführen, das sogenannte „supplementary unregistered design (SUD)“. Nicht eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster, die vor diesem Datum in der EU oder im Vereinigten Königreich offenbart wurden, bleiben weiter als sogenanntes „UK continuing unregistered design (CUD)“ bis zum Ablauf der dreijährigen Schutzfrist geschützt.

2. Eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster

Inhaber eingetragener und bekannt gemachter Gemeinschaftsgeschmacksmuster erhalten automatisch ab dem 1. Januar 2021 ein dem eingetragenen britischen Design gleichgestelltes Designrecht, das sogenannte „re-registered design“. Dem Inhaber entstehen dafür keine Kosten. Eine Eintragungsurkunde über das re-registered design wird nicht ausgestellt. Die Informationen zu den re-registered designs werden in die Designdatenbank des UKIPO aufgenommen und können dort abgerufen werden. Möchte der Inhaber eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters kein re-registered design haben, wird es ab dem 1. Januar 2021 die Möglichkeit geben, den Verzicht („Opt out“) auf das re-registered design zu erklären. Vor diesem Datum abgegebene Verzichtserklärungen sind unwirksam.

Bereits abgelaufene Gemeinschaftsgeschmacksmuster, die noch innerhalb der geltenden Nachfrist von sechs Monaten verlängert werden können, erhalten ebenfalls den Status als re-registered design. Wird innerhalb der Nachfrist keine Verlängerung des Gemeinschaftsgeschmacksmusters beantragt, erlischt das re-registered design rückwirkend. Im Übrigen gelten für Gemeinschaftsgeschmacksmuster und die mit ihnen korrespondierenden re-registered designs dieselben Verlängerungsfristen, allerdings fallen für das re-registered design separate Verlängerungs- und Verwaltungsgebühren beim UK Intellectual Property Office an.

Gemeinschaftsgeschmacksmusteranmeldungen, die am 1. Januar 2021 noch anhängig sind, also nicht bereits sowohl eingetragen als auch bekannt gemacht wurden, werden nicht automatisch als re-registered designs geschützt. Für diese Muster gilt eine Übergangsfrist von 9 Monaten, also bis zum 30. September 2021. Bis zu diesem Datum kann unter Aufrechterhaltung des ursprünglichen Anmeldedatums ein identisches nationales Design angemeldet werden. Bei der Anmeldung muss die Beanspruchung des Anmeldedatums der Gemeinschaftsgeschmacksmusteranmeldung angegeben werden. Es gilt das nationale Gebührensystem und die Anmeldung wird nach UK-Recht geprüft. Um den damit verbundenen Aufwand zu vermeiden, ist es daher zu empfehlen, geplante Gemeinschaftsgeschmacksmusteranmeldungen nicht erst kurz vor Jahresende vorzunehmen und keine Aufschiebung der Bekanntmachung zu beantragen bzw. rechtzeitig vor Jahresende die Beendigung der Aufschiebung der Bekanntmachung zu beantragen, wenn Schutz im Vereinigten Königreich gewünscht ist.

3. Internationale Geschmacksmuster mit Benennung der der EU

Für Internationale Geschmacksmusterregistrierungen nach dem Haager Abkommen (IR-Muster), in denen die EU als Schutzterritorium benannt ist, gelten im Wesentlichen dieselben Regelungen wie für Gemeinschaftsgeschmacksmuster. Für sämtliche IR-Muster mit Schutz in der EU entsteht mit Wirkung zum 1. Januar 2021 im Vereinigten Königreich automatisch und kostenlos ein entsprechendes Schutzrecht, das sogenannte re-registered international design.

Für IR-Muster mit Benennung der EU, die am 1. Januar 2021 noch anhängig sind, für die das EUIPO also noch keine Schutzbewilligung erteilt hat, kann ebenfalls bis zum 30. September 2021 unter Aufrechterhaltung des ursprünglichen Anmeldedatums und ggf. der ursprünglich in Anspruch genommenen Priorität ein nationales Design beantragt werden. Auch die sonstigen Regelungen gelten entsprechend.

III. Parallelimporte

Für Waren, die mit Marken gekennzeichnet sind oder ein Design verkörpern, gilt der Grundsatz der Erschöpfung. Wenn sie innerhalb eines Marktes vom Schutzrechtsinhaber oder mit seiner Zustimmung in den Verkehr gebracht wurden, sind – vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen – die Rechte daran grundsätzlich erschöpft. So dürfen beispielsweise mit einer Marke gekennzeichnete Produkte, die in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR – EU sowie Island, Liechtenstein und Norwegen) in den Verkehr gebracht wurden, in einem anderen EWR-Mitgliedstaat weiterverkauft werden, ohne dass der Markeninhaber dies verhindern kann. Ab dem 1. Januar 2021 muss für den Import solcher Waren aus dem Vereinigten Königreich in den EWR oder umgekehrt die Erlaubnis des Schutzrechtsinhabers eingeholt werden. Es ist daher zu empfehlen, Lieferketten zu prüfen und gegebenenfalls erforderliche Schritte zu ergreifen, um Schutzrechtsverletzungen zu vermeiden.

Fazit

Die gute Nachricht ist, dass die Inhaber von eingetragenen Marken und Geschmacksmustern, deren Schutz sich auf die EU bezieht, nach dem Ende der Übergangsfrist nach derzeitigem Stand nicht den Verlust ihrer Rechte im Vereinigten Königreich befürchten müssen. Diese werden automatisch als nationale Rechte weitergeführt. Wer den Schutz dieser abgespaltenen Rechte im Vereinigten Königreich aufrechterhalten möchte, sieht sich jedoch zusätzlichen Anforderungen ausgesetzt, etwa an die Benutzung, sowie Kosten (z.B. für Verlängerungen und wegen der Notwendigkeit eines im Vereinigten Königreich ansässigen Vertreters). Daher wird man sich als Schutzrechtsinhaber zukünftig genau überlegen müssen, wie wichtig der Schutz der eigenen Marken oder Designs im Vereinigten Königreich nach dem Brexit noch ist und ob es sich lohnt, den Schutz auf nationaler Ebene weiterzuführen.

Handlungsbedarf besteht für Anmelder, deren Marken bzw. Geschmacksmuster am 31. Dezember 2020 noch nicht endgültig in der EU geschützt sind. Denn diese müssen sich bis 30. September 2021 entscheiden, ob sie ein entsprechendes nationales Schutzrecht unter Beibehaltung der Priorität im Vereinigten Königreich anmelden möchten.

Wird nicht eingetragener Geschmacksmusterschutz angestrebt, muss das Territorium der erstmaligen Offenbarung mit Bedacht gewählt werden, da der Schutz in der EU Schutz im Vereinigten Königreich ausschließt und umgekehrt.

Weiter ist zu beachten, dass künftig mit Marken gekennzeichnete Waren oder Waren, die Designs verkörpern, grundsätzlich nur mit der Erlaubnis des Schutzrechtsinhabers aus der EU bzw. aus dem EWR ins Vereinigte Königreich oder umgekehrt importiert werden dürfen.

*Abkommen über den Austritt des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der Europäischen Union und der Europäischen Atomgemeinschaft 2019/C 384 I/01